Un retour aux principes de base en matière de brevets : la CAF réaffirme le critère de l'évidence au Canada 

publication 

December 2017

Bulletin Propriété intellectuelle

La Cour d’appel fédérale met en garde les praticiens et les tribunaux inférieurs contre deux dangers, à savoir (i) celui de paraphraser le libellé de critères juridiques énoncés par les tribunaux d’appel et (ii) celui de se fonder sur des versions de ces critères qui ont été reformulées dans des décisions ultérieures. Dans l’affaire récente Ciba Specialty Chemical Water Treatments Limited v. SNF Inc., 2017 CAF 225 (« CIBA »), la Cour d’appel fédérale a eu l’occasion de se pencher sur la décision de la Cour fédérale (2015 FC 997) et d’examiner comment celle-ci avait appliqué sa compréhension du « critère de l’évidence » (Obviousness Test) aux faits de l’instance.

En guise de mise en contexte, rappelons que le critère de l’évidence au Canada a été énoncé dans l’affaire Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 (« Plavix ») et qu’il repose de façon générale sur une démarche à quatre volets :

  • identifier la « personne versée dans l’art » et déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

  • définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

  • recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation;

  • se demander, abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, si ces différences constituent des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou si elles dénotent quelque inventivité.

Le critère de l’évidence énoncé dans l’arrêt Plavix a été appliqué à de nombreuses reprises dans des instances subséquentes relatives à des brevets. Toutefois, au fil des ans, les tribunaux de première instance ont parfois modifié les termes (et par conséquent la portée) du critère de l’évidence. Par exemple dans l’affaire ultérieure Eli Lilly Canada Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC, 2015 CF 125 (« Mylan »), le critère de l’évidence a été résumé de la façon suivante (au par. 158) :

  • identifier la « personne versée dans l’art » et déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

  • définir l’idée originale de la revendication en cause;

  • recenser les différences, s’il en est, entre les connaissances générales courantes et l’idée originale;

  • ces différences exigent-elles un certain degré d’inventivité ou sont-elles plus ou moins évidentes en soi?

Revenons à l’affaire CIBA, dans laquelle la Cour fédérale, plutôt que de reprendre le critère de l’évidence initialement énoncé dans l’arrêt Plavix, a fondé sa décision quant à l’évidence de l’invention contestée sur le cadre d’analyse sommaire énoncé dans Mylan.

La Cour d’appel fédérale dans l’affaire CIBA a rejeté la démarche qu’avait adoptée le tribunal inférieur pour établir si l’invention contestée était évidente. Elle a fait observer que la Cour fédérale « [traduction] n’avait pas convenablement cerné le rôle de l’art antérieur et des connaissances générales courantes » dans le critère d’évidence énoncé dans l’arrêt Plavix (par. 44) et avait indûment simplifié l’analyse du quatrième volet du critère de l’évidence (par. 61). Néanmoins, la Cour d’appel fédérale a jugé que le tribunal inférieur était arrivé à la bonne conclusion sur l’évidence de l’invention attaquée et, par conséquent, a rejeté l’appel.

Dans sa décision, la Cour d’appel fédérale dans l’affaire CIBA a également relevé une incertitude persistante concernant la définition du terme « idée originale » en droit canadien et a précisé qu’on pouvait atténuer cette incertitude « [traduction] en évitant purement et simplement la notion de l’idée originale et en adoptant une autre démarche pour l’interprétation des revendications en cause » (par. 77). Selon nous, les revendications doivent être le fondement de toute analyse, et aucune analyse ne doit être effectuée sans égard aux revendications.

Points clés

Les points clés et rappels suivants peuvent être dégagés de l’arrêt CIBA :

1. Dans le troisième volet du critère de l’évidence, l’« idée originale » n’est pas comparée aux connaissances générales courantes, mais bien à l’art antérieur (par. 59) et, plus précisément à l’art antérieur qu’invoque la partie alléguant l’évidence (par. 60).

2. Dans le troisième volet du critère de l’évidence, le terme « l’état de la technique » renvoie à l’art antérieur (par. 56), dont les connaissances générales courantes sont simplement un sous-ensemble (par. 50).

3. Dans le quatrième volet du critère de l’évidence, le critère n’est pas de savoir si les différences entre l’idée originale et l’art antérieur « [traduction] vont plus ou moins de soi » (par. 61), mais bien si les différences entre l’idée originale et l’art antérieur peuvent être comprises par la personne versée à la lumière de ses connaissances générales courantes (par. 62, par. 68).

4. La reformulation d’un critère juridique peut introduire par inadvertance des erreurs dans la compréhension du critère en cause.

5. On ne devrait pas se fonder sur les versions reformulées de critères juridiques, car ils ne font pas autorité en droit.

S’ils peuvent sembler anodins, les changements apportés aux critères juridiques peuvent entraîner des conséquences non souhaitées. Même les tribunaux ne sont pas à l’abri du phénomène du « téléphone arabe ». C’est pourquoi, en cas de doute, vous devriez consulter des sources et des juristes de premier plan pour obtenir les indications pertinentes.

par Pablo Tseng[1]


[1] L’auteur remercie ses collègues Keith Bird et Peter E.J. Wells pour leur révision de cet article.

mise en garde

Le contenu du présent document fournit un aperçu de la question, qui ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

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